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Contrefaçon de marque : sanctions et recours

Utiliser une marque sans l'autorisation de son titulaire expose à des poursuites civiles, et souvent à des poursuites pénales. La contrefaçon de marque touche aussi bien les grandes entreprises que les commerçants et artisans qui reproduisent, volontairement ou non, un signe déjà protégé.

Pour le titulaire d'une marque, connaître les sanctions applicables permet de mesurer la portée réelle de son droit et d'agir efficacement en cas d'atteinte. Pour toute entreprise qui commercialise des produits ou des services, comprendre ces règles permet aussi d'éviter une contrefaçon involontaire, dont les conséquences peuvent être lourdes.

Cet article présente les actes constitutifs de contrefaçon, les sanctions civiles et pénales encourues, ainsi que les recours dont dispose le titulaire d'une marque déposée pour faire cesser l'atteinte. Il s'inscrit dans une réflexion plus large sur la protection de la propriété intellectuelle en entreprise.

Qu'est-ce que la contrefaçon de marque ?

Une marque est un signe distinctif — nom, logo, slogan ou combinaison de ces éléments — déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour identifier les produits ou services d'une entreprise. Ce dépôt confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation, pour une durée renouvelable de dix ans. La procédure de dépôt d'une marque à l'INPI détermine précisément l'étendue de cette protection, en fonction des classes de produits et de services choisies.

La contrefaçon de marque consiste à porter atteinte à ce droit exclusif en utilisant, sans autorisation, un signe identique ou similaire à une marque enregistrée. Le Code de la propriété intellectuelle distingue deux situations.

Lorsque le signe utilisé est identique à la marque protégée et qu'il désigne des produits ou services identiques, la contrefaçon est établie sans qu'il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion : celui-ci est présumé (article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle). Lorsque le signe est seulement similaire, ou qu'il désigne des produits ou services similaires, la contrefaçon n'est retenue que si un risque de confusion dans l'esprit du public est démontré (article L713-3).

Quels actes constituent une contrefaçon de marque ?

L'article L713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle énumère les actes que le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers agissant sans son consentement. Cette liste couvre une grande diversité de comportements.

• Apposer le signe sur les produits ou leur emballage
• Offrir, commercialiser ou détenir des produits sous ce signe
• Importer ou exporter des produits sous ce signe
• Utiliser le signe comme nom commercial ou dénomination sociale
• Faire usage du signe dans la publicité ou les documents commerciaux
• Utiliser le signe dans une publicité comparative illicite

Cette liste n'épuise pas tous les cas rencontrés en pratique. Un usage comme nom commercial créant un risque de confusion, ou une réservation de nom de domaine reprenant une marque protégée, peuvent également constituer une contrefaçon, dès lors que les conditions posées par les articles L713-2 et L713-3 sont réunies.

Un même acte de contrefaçon engage simultanément deux formes de responsabilité, distinctes et cumulatives : la responsabilité civile, qui vise à réparer le préjudice subi par le titulaire de la marque, et la responsabilité pénale, qui sanctionne l'atteinte portée à l'ordre public économique.

Les sanctions civiles de la contrefaçon de marque

Le titulaire d'une marque contrefaite peut engager une action civile en contrefaçon devant le tribunal judiciaire. Cette action relève de la compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires spécialement désignés, en application de l'article L716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La cessation de l'atteinte

Le tribunal peut ordonner l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, sous astreinte financière par jour de retard. Il peut également ordonner le rappel des circuits commerciaux, la destruction ou la confiscation des produits contrefaisants et des matériels ayant servi à les fabriquer.

Les dommages et intérêts

L'article L716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle fixe les critères d'évaluation du préjudice. Le juge prend en compte les conséquences économiques négatives subies par le titulaire de la marque, dont le manque à gagner et les pertes subies, le préjudice moral causé, ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur. À la demande du titulaire, le juge peut également allouer une somme forfaitaire, qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait sollicité une autorisation.

Le délai pour agir

L'action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de la marque a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d'agir (article L716-4-3).

Les sanctions pénales de la contrefaçon de marque

Au-delà de la réparation civile, la contrefaçon de marque constitue un délit pénal. Les articles L716-9 à L716-11 du Code de la propriété intellectuelle définissent les infractions et les peines encourues.

Les peines encourues par une personne physique

Les actes de contrefaçon commis à titre commercial — importer, exporter, produire industriellement, offrir à la vente, détenir sans motif légitime ou fournir des services sous une marque contrefaite — sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, lorsqu'ils portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux, ou lorsqu'ils sont commis au moyen d'un réseau de communication au public en ligne (article L716-11).

Les peines encourues par une personne morale

Lorsque l'infraction est commise par une société, l'amende encourue est multipliée par cinq, en application de l'article 131-38 du Code pénal. Une entreprise reconnue coupable de contrefaçon peut ainsi être condamnée à une amende pouvant atteindre 1 500 000 €, voire 2 500 000 € en présence de circonstances aggravantes.

Le tableau suivant synthétise les principales différences entre l'action civile et l'action pénale en matière de contrefaçon de marque.

Quels recours pour le titulaire d'une marque contrefaite ?

La mise en demeure

Avant toute action judiciaire, le titulaire de la marque peut adresser une mise en demeure au contrefacteur présumé, lui demandant de cesser l'usage litigieux. Cette démarche, bien que non obligatoire, permet souvent de résoudre le litige sans procédure contentieuse et constitue une preuve utile de la bonne foi du titulaire en cas d'action ultérieure.

La saisie-contrefaçon

Le titulaire d'une marque peut solliciter, avant tout procès, une saisie-contrefaçon auprès du président du tribunal judiciaire (article L716-4-4). Cette procédure permet de faire constater et décrire les actes de contrefaçon par un commissaire de justice, avec ou sans saisie réelle des produits litigieux, sur la base d'une ordonnance rendue sur requête. Elle constitue un mode de preuve déterminant pour établir la matérialité de la contrefaçon devant le juge.

L'action en justice

Le titulaire peut engager une action civile en contrefaçon, une action pénale par voie de plainte simple ou de plainte avec constitution de partie civile, ou cumuler les deux voies. Le choix dépend de l'ampleur du préjudice, de la volonté de faire cesser rapidement l'atteinte, et des moyens de preuve réunis.

La retenue douanière

Lorsque des produits contrefaisants transitent aux frontières, le titulaire de la marque peut déposer une demande d'intervention auprès des services douaniers, sur le fondement du règlement (UE) n° 608/2013. Cette demande permet à la douane de retenir les marchandises suspectées de contrefaçon lors de leur importation ou de leur exportation, le temps que le titulaire engage les démarches nécessaires.